中国专利技术开发技术开发律师谈我国APP专利存在的问题及对策
一、我国APP专利存在的问题
2008年之后，国家知识产权局针对商业方法专利审查方法提出了3种并行的审查思，即：（1）根据专利说明书所描述的背景技术或公知常识来判断是否属于专利客体；（2）根据专利检索结果，通过对比文件来判断是否属于专利客体；（3）依据检索到的现有技术来评述新颖性或创造性。然而，经过对计算机商业方法专利508个驳回案件的分析，发现审查员使用对比文件的仅占7.5%，92.5%未使用对比文件。[14]这也说明，审查员主要采用者是第（1）种审查思，仅根据常识作出判断，而没有引用对比文件予以论证。
由于缺少专门的规范，APP专利申请时只能参考国家知识产权局《专利审查指南》中最相近似的。《专利审查指南》在其九章作出了《关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干》（以下简称《计算机程序发明若干》）。由于APP的各项功能主要依赖于计算机程序完成，因此可纳入计算机软件专利范畴。《计算机程序发明若干》还专门通过列举案例的方式说明计算机软件授权的条件，对其案例的分析有助于总结APP专利申请的条件。
有关APP专利申请，在中国现行《专利法》（2008年12月27日修正）中还找不到对应的规范。国家知识产权局2010年修订《专利审查指南》时也没有明确APP等商业方法类的专利地位。国家知识产权局曾于2004年出台《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》，这是与APP专利申请关系最密切的一份文件，但后来由于受到美国次贷危机等因素的影响，该文件已于2008年4月废止，此后我国便再没有出台有关APP等商业方法专利的专门文件。2009年，为了应对实践中商业模式专利需求，国家知识产权局在其内部的《审查操作规程》[13]中了商业方法发明专利申请的相关事项，并将商业方法分为二种：纯粹的商业方法和与互联网技术相关的发明。显然，按此内部《审查操作规程》，APP专利当属与互联网技术相关的发明。
与此同时，中国还有必要建立APP专利“创造性”的标准。如果在商业方法和计算机技术二方面均具有创造性，那么可视为其整体具有创造性；如果商业方法和计算机技术方面均没有创造性，但组合在一起具有创造性，也可以视为具有创造性；如果商业方法和计算机技术都是现有技术，只是简单组合在一起，那么该APP专利将被视为缺少创造性
根据《专利法》第2条第2款的，APP专利申请只有构成“技术方案”才是专利的客体。根据国家知识产权局《审查指南》的要求，如果一项要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则或者计算机程序本身或仅仅记录在载体上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等，则该要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利的客体。既有智力规则又有技术方案，不属于《专利法》第25条的排除的范围。因此，APP专利必须落入“技术方案”的范畴才可能受到专利法的。
“创造性”是APP专利被授权的另一个重要条件。一般而言，判断一项发明是否具有创造性，首先是确定最相近的已有技术；然后，从最相近的技术出发，判断该发明对同一领域的一般技术人员而言是否显而易见的。这里的技术人员只是一种假设，他是指所属技术领域内的一般的、中等水平的技术人员，因此，对于不同技术领域的假设人的标准也会有所区别。然而在涉及APP专利时，问题会变得更加复杂，它既涉及计算机程序领域，又涉及商业方法领域，那么，这里“创造性”的标准是什么，是计算机技术的创造性或是商业方法领域的创造性，都还有待于进一步细化。
（二）完善APP专利申请审查方法，强化引用文件使用
根据《计算机程序发明若干》给出的分析，对于纯粹智力规则的专利申请均被排除在了专利授权范畴之外。为此，《计算机程序发明若干》例举了“利用计算机程序求解圆周率的方法”、“一种自动计算动摩擦系数的方法”，“一种全球语音文字通用转换方法”等计算机程序，上述发明旨在于智力活动的规则和方法，因此被排除在专利范围之外。与此同时，《计算机程序发明若干》还例举了可授予专利权的计算机程序，如“一种控制橡胶模压成型工艺”、“一种扩充移动计算机设备存储容量的方法”、“一种去除图像噪声的方法”、“一种利用计算机程序测量液体粘度的方法”等；上述发明作为技术方案，实现了对外部物理状态的改变，亦或提升了计算机内部功能，故而属于授权专利权的范畴。《计算机程序发明若干》在解释汉字编码方法能否授权的问题时，还特别强调，如果仅仅只是计算机汉字输入方法，则属于专利法第25条第（二）项的智力活动规则，不属于专利法的对象；如果它与键盘相结合，构成计算机文字的输入方法，则属于专利的范畴。《计算机程序发明若干》的解释对于APP发明申请具有重要的参考价值。根据《计算机程序发明若干》，APP如属于“纯粹的智力规则”则被排除在专利授权范围之外；如属于一项“技术方案”则被纳入专利授权范围。但在APP个案中如何判定“纯粹的智力规则”或是“技术方案”还有待于出台专门的、更加细化的标准。
二、完善我国APP专利若干
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（三）建立APP专门数据库，加强“新颖性”、“创造性”有效审查
（二）有关APP专利的审查方法不科学
国家知识产权局有必要就APP专利申请或者就商业方法作出专门规范，并结合国家知识产权局已经授权或者驳回的APP专利案例，为APP专利申请作出具体，重点解决社会普遍关注的三个方面的问题：1.APP专利授权的条件。根据专利法的，发明专利申请需要符合“新颖性”、“创造性”、“实用性”等标准，就APP专利而言，如何理解这些授权标准，尤其是其中的“创造性”问题，是技术的创造性还是商业方法领域的创造性等，都有必要在专门文件中通过具体案例的方式作出回答并给予指导。2.APP专利申请文件的写作方法，尤其是“要求书”的写作方法。“要求书”是专利申请中核心文件，在涉及计算机程序的要求书撰写方面，《审查指南》曾明确，计算机软件既可以作为一种方法来申请专利，也可以作为一种“装置”来申请专利，显然，这里的“装置”并非真正装置而是一种虚拟的功能模块。那么，在涉及APP的要求书中，是以“方法”形式还是以“装置”形式来撰写，都还需要进一步明确规范。3.APP专利驳回的条件。就APP专利而言，哪些会落入“智力活动的规则和方法”而被排除在专利授权范围，有必要在专门文件通过具体案例方式作出，从而避免不必要申请浪费。
（三）缺少APP专利“新颖性”、“创造性”具体适用标准
与此同时，在对我国681件涉及商业方法专利复审案件驳回理由分析后，以评述专利创造性为驳回理由的占19.53%，以评述专利客体为驳回理由的占74.6%，以“属于智力活动的规则和方法”为驳回理由的占1.17%。在该681件案件中有美国同族的360件，在美国专利商标局审查过程中，评述创造性的总计为317件，占88%；评述客体的12件，占3.4%；采用其他方式审查的31件，占8.6%。在681件案件中有欧洲同族专利287件，在欧洲专利局审查过程中，评述创造性的总计199件，占69.3%；评述客体的11件，占3.8%；以其他方式审查的31件，占26.9%。[15]显然，通过上述对比分析，在涉及APP等商业方法专利案件审查时，在评述创造性的比例方面，我国知识产权局（19.53%）远远低于美国专利商标局（88%）和欧洲专利局（69.3%）。如此直接根据公知常识作出判断，缺少对其创造性的评述，缺少文件的论证的审查方法，势必导致驳回决定的科学性和力不足。
（一）应当就APP专利申请或者就商业方法作出专门规范
（一）我国APP专利的法律依据不明确
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根据我国《专利法》，“新颖性”、“创造性”是发明专利授权的重要条件。所谓“新颖性”是相对于现有技术而言的，如果在申请日之前不属于现有技术，则有新颖性；反之，如果在申请日之前已经公开，则没有新颖性。按照《专利法》，技术公开的方式有很多，包括出版物公开或者使用公开等多种形式。世界普遍采用的是世界公开标准，即在申请日之前界范围内被公开了，该项发明即失去新颖性。与其他类型专利相比较，APP专利的新颖性是较难查询对比文件的，它一般不会记载于申请日之前的文献（论文或出版物）中，所以判断APP的新颖性则是其审查过程中的一个难题。
APP能否最终授权还取决于“新颖性”和“创造性”问题的判断。就“新颖性”而言，这取决于申请专利与现有技术的比较，由于我国现在还没有建立专门的APP数据库，所以在“新颖性”问题的判断上难免缺乏科学性和准确性。为此，中国有必要建立专门的数据库。在这一过程中，国家知识产权局可以与国家版权局建立数据共享，以获取APP在先版权登记的相关数据，从而多渠道完善检索数据库内容。同时与美国、欧洲、日本等相关数据库建立合作联系，构建APP专利国际查询系统，从而实现APP专利新颖性的准确查询，提升APP相关专利授权质量。
在涉及APP专利审查时，可以使用“二分法”：第一，APP属于“智力活动的规则和方法”的情况，应严格根据《专利法》第25条，将其排除在专利法的范畴之外；第二，如果APP在用户体验方面或者归属为解决一个具体的技术问题，则应将其纳入专利法的范畴，进而再对其“新颖性”和“创造性”等内容进行进一步审查。在涉及互联网商业模式专利“新颖性”的审查中，仍然要遵守《审查指南》对技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果四个方面的审查原则。在判断商业模式“创造性”问题时，重点审查该商业模式到底解决了怎样的技术问题，仅仅是现有技术的简单组合，或者是对数据的简单搜索，对于所属技术领域的人员而言，这一切都是显而易见的，这些都意味着它不具备“创造性”特征。在采用上述二分法审查APP专利的过程中，除非明显能通过《专利法》第25条排除的，审查人员都应尽可能通过第二种方法予以审查，尤其需要在审查文件中提升对“创造性”评述比例，与此同时，加强对文件的使用，增强驳回文件力。
